2018年12月25日，最高院裁定駁回義烏市貝格塑料制品有限公司、張海龍的再審申請。

緣由何來呢？

這是一起侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案，上海艾爾貝包裝科技發(fā)展有限公司（下簡稱“艾爾貝”）訴義烏市貝格塑料制品有限公司（下簡稱“貝格”）及其法人張海龍侵犯其專利產(chǎn)品。

一審勝訴，二審維持原判，再審駁回原審被告的再審申請。

本案訴爭產(chǎn)品系“自粘膜”，引發(fā)本案新產(chǎn)品定義，以及保護(hù)范圍的爭議。

再審中，最高院指出，專利權(quán)人應(yīng)承擔(dān)方法專利中“新產(chǎn)品”的舉證責(zé)任。

專利權(quán)人主張適用新產(chǎn)品制造方法專利舉證責(zé)任倒置時(shí)，應(yīng)當(dāng)對方法專利直接獲得的產(chǎn)品為新產(chǎn)品承擔(dān)舉證責(zé)任。

更為重要的是，最高院在該案中認(rèn)為，新產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品。

該產(chǎn)品與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日前為國內(nèi)外公眾所知悉的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。

在專利侵權(quán)實(shí)務(wù)中，爭議許久的新產(chǎn)品如何認(rèn)定的問題，在最高院的這份判決中得到了答案。

之所以新產(chǎn)品認(rèn)定的問題如此重要，主要是因?yàn)槲覈秾＠ā返?1條規(guī)定了新產(chǎn)品制造方法糾紛中適用舉證責(zé)任倒置，即須由被訴侵權(quán)人來證明其產(chǎn)品的制造方法不同于專利人的專利方法。

在專利侵權(quán)糾紛案件中，因舉證不能而導(dǎo)致敗訴的案子比比皆是，舉證責(zé)任在哪一方往往左右著案件的勝負(fù)，可想而知舉證責(zé)任倒置對整個(gè)案件的影響程度。

據(jù)此，該案例入選了最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2018）的典型判例。

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法條尋跡

最高人民法院關(guān)于新產(chǎn)品認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，并非無跡可尋，早在1992年的《專利法》修訂時(shí)，就已經(jīng)有提到新產(chǎn)品的內(nèi)容，規(guī)定在發(fā)生侵權(quán)糾紛時(shí)，如果發(fā)明專利是一項(xiàng)新產(chǎn)品的制造方法，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法的證明。

但較為遺憾的是，關(guān)于“新產(chǎn)品”的定義，我國《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》也沒有進(jìn)一步規(guī)定。

直到2009年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條規(guī)定：

產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法第六十一條第一款規(guī)定的新產(chǎn)品。

依據(jù)上述規(guī)定，判斷是否適用專利權(quán)的產(chǎn)品制造方法所獲得的產(chǎn)品是否為新產(chǎn)品有兩種路徑：

一是產(chǎn)品在申請日以前是否為國內(nèi)外公眾所知；

二是制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在申請日之前是否為國內(nèi)外公眾所知。

由于在該條中立法者采取了“或”的關(guān)系，這就要求權(quán)利人的舉證責(zé)任，需要證明既非前者也非后者，才能適用本條款的規(guī)定。

關(guān)于前者，最高人民法院主張對判斷產(chǎn)品是否為“新產(chǎn)品”采用新穎性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

而對于后者則有兩種可能表意：

一是申請日以前已經(jīng)有不同于專利方法，該產(chǎn)品制造方法為公眾所知；

二是在申請日以前已經(jīng)有與專利方法相同的該產(chǎn)品制造方法為公眾所知。

但新產(chǎn)品的證新，則是無邊無際的事情，很難想象專利權(quán)人可以盡到完備的舉證責(zé)任，而證明產(chǎn)品不具有新穎性，只需舉出一個(gè)該產(chǎn)品在申請日之前已經(jīng)為公眾所知的證據(jù)即可。

這也是最高人民法院采取了否定排除的立法形式，適當(dāng)減輕專利權(quán)人證明其方法獲得產(chǎn)品為新產(chǎn)品的舉證困難。

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與TRIPs規(guī)定的比對

最高人民法院該條款對新產(chǎn)品的認(rèn)定，也正符合TRIPs第34條第（二）款的規(guī)定：

就第二十八條第一款（二）項(xiàng)所指的侵害所有權(quán)人權(quán)利的民事訴訟而言，如一專利的客體是獲得一產(chǎn)品的方法，則司法機(jī)關(guān)有權(quán)責(zé)令被告方證明其獲得相同產(chǎn)品的方法不同于已獲專利的方法。

因此，各成員應(yīng)規(guī)定至少在下列一種情況下，任何未經(jīng)專利所有權(quán)人同意而生產(chǎn)的相同產(chǎn)品，如無相反的證明，則應(yīng)被視為是通過該已獲專利方法所獲得的：

（一）如通過該已獲專利方法獲得的產(chǎn)品是新的；

（二）如存在實(shí)質(zhì)性的可能性表明該相同產(chǎn)品是由該方法生產(chǎn)的，而專利所有權(quán)人經(jīng)過合理努力不能確定事實(shí)上使用了該方法。

該條規(guī)定專利權(quán)人比較容易舉證，法院也比較容易認(rèn)定，可以避免在專利侵權(quán)糾紛案件的審理或者處理過程中一開始就在舉證責(zé)任是否應(yīng)當(dāng)?shù)怪玫某绦蛐詥栴}上產(chǎn)生很大的爭議，使審理或者處理陷于難以進(jìn)行下去的困難境地。

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實(shí)務(wù)中對新產(chǎn)品的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

目前較能體現(xiàn)新產(chǎn)品認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)，是北京高級人民法院在《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第112條：

專利法第六十一條規(guī)定的“新產(chǎn)品”，是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，該產(chǎn)品與專利申請日之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組份、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能方面有明顯區(qū)別。

產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品。

是否屬于新產(chǎn)品，應(yīng)由權(quán)利人舉證證明。權(quán)利人提交證據(jù)初步證明該產(chǎn)品屬于專利法規(guī)定的新產(chǎn)品的，視其盡到舉證責(zé)任。

北京高院的判定指南中講到“是否屬于新產(chǎn)品，應(yīng)由權(quán)利人舉證證明”。

而在實(shí)務(wù)中，關(guān)于權(quán)利人如何盡到初步舉證責(zé)任，法院并沒有明確的證據(jù)要求。

目前比較有說服力的初步證明是相關(guān)機(jī)構(gòu)在國內(nèi)外范圍進(jìn)行的查新檢索報(bào)告，相關(guān)機(jī)構(gòu)可以是專利局的檢索部門，也可以是省市的科技情報(bào)信息查詢機(jī)構(gòu)等單位。

只要專利權(quán)人完成了這些初步新產(chǎn)品的證明義務(wù)，再能證明被訴侵權(quán)人制造了同樣產(chǎn)品，法院就可以認(rèn)為專利權(quán)人盡到了舉證責(zé)任，從而就可對被訴侵權(quán)人采用舉證責(zé)任倒置的原則。